Статьи

Оценка значимости слов в товарных знаках, содержащих два слова (опубликовано в журнале «Патентный поверенный», №6/2022)

Разрабо­тка словесных товарных знаков, как правило, не требует специальной подготовки или таланта художника, необходимых при создании изобразительных товарных знаков. Вместе с тем способность к воспроизведению словесного товарного знака по звуковому каналу дает ему дополнительное рекламное преимущество по сравнению с изобразительным товарным знаком, лишенным такой способности.

При этом экспертиза словесных обозначений, претендующих на регистрацию в качестве товарных знаков, сопоставима по сложности с экспертизой изобразительных товарных знаков. Результаты экспертизы, выраженные в экспертных решениях, в некоторых случаях вызывают вопросы заявителей. Например, в каких случаях зависимое или независимое слово в заявленном на регистрацию словосочетании позволяет преодолеть препятствие в виде основного слова, зарегистрированного в качестве товарного знака, принадлежащего другому правообладателю и охраняемого в отношении однородных товаров?

Анализ отечественных и зарубежных подходов к экспертизе словесных товарных знаков, используемых при оценке их сходства, может вызвать разочарование у любителей точных и безальтернативных формулировок. Именно этим объясняется бытующая у таких любителей точка зрения о субъективизме экспертных решений. Не исключая такую оценку, следует отметить, что в случае, если так называемое субъективное экспертное решение принято в соответствии с нормами законодательства и с учетом национальной экспертной и судебной практики, оно превращается в объективную реальность. Если же субъективное решение противоречит нормам законодательства, а также сложившейся национальной практике, оно в силу уязвимости обречено со временем на пересмотр в инстанциях, рассматривающих спорные экспертные решения.

Анализ влияния зависимых и независимых слов в словесных обозначениях на вид экспертного решения следует начинать с того, насколько словесное обозначение, претендующее на регистрацию в качестве товарного знака, удовлетворяет условиям, перечисленным в действующем законодательстве в области правовой охраны товарных знаков.

Базовые принципы оценки сходства словесных обозначений, содержащих зависимые или независимые слова, изложены в Руководстве по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов (далее – Руководство), утв. приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 20 января 2020 г. № 12. Требования, предъявляемые к словесным обозначениям, содержащим в том числе два и более слова, изложены в п. 7.1.2.1 главы 2 раздела IV Руководства.

В частности, в соответствии с п. 7.1.2.1 Руководства экспертиза словесных обозначений, состоящих из двух и более слов, не связанных друг с другом по смыслу и грамматически, проводится как отдельно по каждому слову, так и по обозначению в целом. Оценка сходства отдельно по каждому слову приводит к выводу о сходстве до степени смешения заявленного на регистрацию обозначения с ранее зарегистрированным или заявленным на регистрацию товарным знаком другого лица, если комбинация слов, образующих заявленное обозначение, включает охраняемый (заявленный) словесный товарный знак другого лица.

Общее правило, применяемое при экспертизе словесных обозначений, состоящих из двух и более слов, связанных друг с другом по смыслу и грамматически, состоит в том, что при оценке их сходства с охраняемым (заявленным) словесным товарным знаком другого лица принимается во внимание обозначение в целом, а не его отдельные части.

В названном пункте Руководства выделена отдельная группа обозначений, в которых слова связаны друг с другом по смыслу и грамматически, составляют так называемые устойчивые неделимые словосочетания (например, «глазное яблоко», «бабье лето») и фразеологизмы (например, «шапка Мономаха»). Для обозначений этой группы характерна целостность, за счет которой они приобретают новое смысловое значение, отличное от смыслового значения составляющих их элементов. При экспертизе указанных обозначений анализируется сходство всего обозначения, а не его отдельных элементов.

В п. 7.1.2.1 Руководства разъясняется, что иногда словесные обозначения включают слабые элементы (части слов) или содержат неохраноспособные слова, символы. В таком случае при анализе сходства прежде всего следует учитывать сильные элементы.

Очевидно, что присоединение неохраняемого словесного элемента к охраноспособному не повлияет на решение об отказе в регистрации в качестве товарного знака заявленного словосочетания, если существует товарный знак, тождественный охраноспособному словесному элементу, с более ранним приоритетом, принадлежащий другому правообладателю. Добавление таких неохраняемых словесных элементов к охраноспособному обозначению оправдано только в случае, если правообладателем этих словесных товарных знаков является одно и то же лицо.

Например, обозначение «Космическое молоко» может быть зарегистрировано на имя правообладателя товарного знака «Космическое», если товарный знак «Космическое молоко» предполагается использовать при производстве и реализации молока. При этом слово «молоко» будет дискламировано в силу того, что представляет собой название товара. Для мясных изделий, очевидно, будет принято решение об отказе в регистрации, так как слово «молоко» вызывает ложные ассоциации при использовании на упаковке с мясными изделиями.

В то же время товарные знаки «Красная» и «Красная планета» могут сосуществовать на рынке однородных услуг, если принадлежат разным правообладателям. Такой подход экспертизы объясняется тем, что слово «планета» меняет семантическое содержание товарного знака, оставаясь при этом фантазийным относительно заявленных услуг. То есть способность подобных обозначений вызывать различные ассоциации в сознании потребителей способствует выполнению индивидуализирующих функций товарных знаков.

Аналогичный подход демонстрирует решение Суда по интеллектуальным правам от 29 сентября 2020 г. по делу № СИП­239/2020, дающее право на сосуществование товарного знака «Доброе дело» и комбинированного товарного знака со словесной частью «Магазин добрых дел». При вынесении решения суд руководствовался тем, что доброе дело – это реальное понятие, положительно оценивающее то или иное действие, а магазин добрых дел является псевдореальным местом, фантазийность которого достигается за счет использования слова «магазин».

Очевидно, что при экспертной оценке сходства заявленного на регистрацию словесного обозначения «Марс и Венера» с ранее зарегистрированными на имя разных правообладателей товарными знаками «Марс» и «Венера» следует ожидать отказа в регистрации заявленного обозначения со ссылками на оба указанных товарных знака. Такой подход экспертизы объясняется тем, что простое сложение ранее зарегистрированных независимых товарных знаков не создает нового смыслового содержания, и поэтому заявленное на регистрацию обозначение не может претендовать на роль товарного знака.

В соответствии с вышеприведенной оценкой Суд по интеллектуальным правам поддержал вывод Роспатента о наличии сходства заявленного на регистрацию словесного обозначения «Cyclone» с серией зарегистрированных товарных знаков «DYSON CYCLONE VIO ABSOLUTE», «DYSON CYCLONE VIO ANIMAL» и «DYSON CYCLONE VIO MOTOR HEAD», содержащих общий элемент «CYCLONE» и три варианта независимых слов. Отсутствие семантического содержания в серии зарегистрированных товарных знаков позволило Суду по интеллектуальным правам принять решение от 30 июля 2021 г. по делу № СИП­825/2020 о наличии сходства обозначений до степени смешения за счет общего словесного элемента «CYCLONE».

Аналогично Суд по интеллектуальным правам поддержал подход Роспатента к сходству серии товарных знаков, содержащих словесный элемент «лето», с заявленным на регистрацию
словесным обозначением «Ярко Лето» в решении от 8 июня 2021 г. по делу № СИП­135/2021.

При вынесении решения с выводом о сходстве до степени смешения и Роспатент, и Суд по интеллектуальным правам руководствовались принципом: «Словосочетание всегда состоит из главного слова и зависимого, что обусловливает их связь по смыслу». В рассматриваемом примере слово «ярко» выступает в роли дополнения к существительному «лето» и не образует устойчивого словосочетания, что позволяет сделать вывод о том, что смысловое содержание обозначения «Ярко Лето» прежде всего определяется существительным «Лето».

Отметим, что при рассмотрении аналогичных случаев принимается во внимание и длительность использования товарного знака с более ранним приоритетом. Подобный аргумент успешно
использован акционерным обществом «Кондитерский концерн Бабаевский», привлеченным в качестве третьего лица по делу об оспаривании решения Роспатента об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку «Дозор буревестника», как не соответствующего подпункту 2 п. 6 ст. 1483 ГК РФ, в котором рассматривалась степень сходства длительно используемого товарного знака «Буревестник» и заявленного на регистрацию в качестве товарного знака словесного обозначения «Дозор буревестника».

Вывод о сходстве до степени смешения основывался на том, что добавление к слову «буревестник» каких-­либо характеризующих или уточняющих слов не придает заявленному словосочетанию принципиально иной смысл, отличный от товарного знака, принадлежащего обществу «КК Бабаевский». При этом в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 13 марта 2017 г. № С01­128/201 был принят во внимание факт длительного использования товарного знака «Буревестник» и объемы производства конфет с 1979 по 2015 г.

Если допустить существование двух зарегистрированных на имя разных правообладателей для однородных товаров товарных знаков «Король» и «Артур», соответственно можно с определенной долей уверенности предположить, что экспертиза Роспатента вынесет решение о регистрации словесного обозначения «Король Артур» на имя третьего лица. Основанием для такого решения является то, что сочетание этих двух слов воспроизводит имя известного мифологического персонажа. В этом случае соединение двух независимых слов приводит к созданию нового содержания.

Отсутствие возникновения нового содержания при соединении двух слов в таких случаях служит основанием для вынесения решения об отказе в регистрации товарного знака. В качестве примера можно привести постановление президиума Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 18 июня 2013 г. № 2050/13, который поддержал решение Роспатента о наличии сходства до степени смешения товарных знаков «Ласточка» и заявленного на регистрацию обозначения «Ласточка-­певунья». При этом президиум указал, что добавление к зарегистрированному товарному знаку, принадлежащему другому лицу, уточняющего или характеризующего слова является попыткой использовать известный товарный знак с целью получить неправомерные коммерческие выгоды и преимущества на рынке однородных товаров.

По мнению экспертов Роспатента, зарегистрированный товарный знак «Славный» для сыра препятствует регистрации обозначения «Славный сыровар» относительно того же товара. Такая позиция выражена в заключении Палаты по патентным спорам по результатам рассмотрения возражения на решение экспертизы об отказе в государственной регистрации обозначения «Славный сыровар» в качестве товарного знака. Данный подход патентного ведомства основан на том, что словесный элемент «сыровар» указывает на специалиста, производящего сыр, и, соответственно, не обладает различительной способностью для такого товара.

В этом случае обозначение «Славный сыровар» состоит из охраноспособного слова «славный» и не обладающего различительной способностью слова «сыровар». Совпадение товарного знака «Славный» со словесным элементом «Славный», на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение в составе заявленного на регистрацию обозначения «Славный сыровар», обусловливает вывод о наличии семантического сходства при условии, что словосочетание «Славный сыровар» не является устойчивым. Это позволило экспертизе вынести решение об отказе в регистрации в качестве товарного знака обозначения «Славный сыровар» при наличии зарегистрированного товарного знака «Славный» для сыра. Другими словами, дополнительное слово «сыровар» не придает заявленному обозначению принципиально нового, отличного от товарного знака «Славный» значения.

В комбинированных обозначениях изобразительный элемент может влиять на восприятие зависимого слова в заявленном словосочетании. Такой подход прослеживается в решениях
Роспатента и Суда по интеллектуальным правам от 17 июня 2020 г. по делу № СИП­108/2020 при анализе сходства словесного товарного знака «РАТУША» и комбинированного товарного знака «Старая Ратуша».

Решения в пользу сосуществования этих товарных знаков Роспатента и Суда по интеллектуальным правам основывались на том, что зависимое слово «старая» не просто конкретизирует смысл слова «ратуша», а придает ему новое смысловое содержание, ассоциирующееся с определенным историческим объектом, который присутствует в изобразительном элементе комбинированного товарного знака.

Использование местоимений в качестве зависимых слов к охраноспособному словесному элементу, как правило, не меняет содержание словосочетания. Такое словосочетание с местоимением может быть зарегистрировано в качестве товарного знака только на имя правообладателя, владеющего зарегистрированным в качестве товарного знака охраноспособным словесным элементом. Например, при зарегистрированном товарном знаке «генерал» могут быть зарегистрированы на имя того же правообладателя товарные знаки «мой генерал» или «я генерал». Однако «мой генерал» или «я генерал» не могут быть зарегистрированы на имя любого другого лица для однородных товаров. Таким образом, исключается возможность использования имиджа товарного знака «генерал» посредством использования местоимений третьими лицами.

В качестве примера оценки использования местоимений в составе словесных обозначений можно привести позицию, изложенную в решении Суда по интеллектуальным правам от 25 декабря 2014 г. по делу № СИП­895/2014, который оставил в силе решение Роспатента, содержащее вывод о сходстве до степени смешения товарного знака «кошелек» и заявленного на регистрацию обозначения «мой кошелек». Довод заявителя о том, что выполнение словесных элементов «мой» и «кошелек» разным шрифтом меняет смысловое содержание заявленного обозначения, не был принят Судом по интеллектуальным правам. В этом случае шрифтовое исполнение не повлияло на вывод суда.

Заслуживает внимания заключение Палаты по патентным спорам Роспатента о сходстве до степени смешения товарного знака «Мой» с заявленным обозначением «Мой маркет». Такое решение Роспатента по оценке местоимений было обосновано тем, что словесный элемент «маркет» является слабым элементом в заявленном обозначении, поскольку характеризует заявленные услуги, указывая на их назначение.

При наличии зарегистрированного товарного знака «Охотник» затруднительно найти основания для регистрации в качестве товарного знака словосочетания «Великолепный охотник» на имя третьего лица, но может быть зарегистрировано словесное сочетание «Охотник за привидениями». Такой подход объясняется просто. В первом случае зависимое слово «великолепный» подчеркивает положительное качество «охотника» и, соответственно, вызывает ассоциации, связанные с качеством маркируемого этим обозначением товара. Другими словами, предлагается товар не просто «охотника», а «великолепного охотника», что косвенно указывает на более высокое качество товара относительно товара обычного «охотника».

При оценке сходства словосочетания «Охотник за привидениями» с товарным знаком «Охотник» ассоциации, связанные с высоким качеством «охотника», не возникают, что позволяет зарегистрировать товарный знак «Охотник за привидениями» для однородных товаров. Этим подходом объясняется решение Суда по интеллектуальным правам от 18 марта 2021 г. по делу №СИП­965/2019, который рассматривал вопрос о степени сходства комбинированного товарного знака со словесным элементом «GLOBUS» и заявленного на регистрацию в качестве товарного знака обозначения, содержащего словесный элемент «Золотой глобус». Суд поддержал решение Роспатента, в котором тот пришел к выводу о сходстве до степени смешения товарного знака «GLOBUS» и заявленного на регистрацию словесного обозначения «Золотой глобус». Принятое решение соответствует правовой позиции, изложенной в постановлении президиума Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 18 июня 2013 г. № ВАС­2050/13, согласно которой добавление к товарному знаку уточняющего или характеризующего слова не делает это обозначение не сходным до степени смешения с товарным знаком. В данном случае зависимое слово «золотой» характеризует «глобус», подчеркивая его высокое качество.

В другом случае решением Суда по интеллектуальным правам от 1 марта 2021 г. по делу № СИП­972/2020 товарный знак «Ледник» был признан сходным до степени смешения с заявленным на регистрацию обозначением «Горный ледник». Соглашаясь с выводами Роспатента и учитывая позицию, сформулированную в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 21 мая 2020 г. по делу № СИП­482/2019, суд использовал в качестве критерия, на основании которого определяется значимость положения элемента в словесном обозначении, логическое ударение и самостоятельное значение такого элемента. Под логическим ударением понимается интонационное выделение одного из элементов предложения, наиболее важного в смысловом отношении, с целью подчеркнуть его значимость. Таким элементом суд признал слово «ледник», а зависимое слово «горный» выполняет роль дополнения к основному слову «ледник».

Аналогичную позицию Суд по интеллектуальным правам продемонстрировал своим решением от 26 января 2021 г. по делу № СИП­846/2020 о сходстве до степени смешения товарных знаков «Стрелка» и «Царская стрелка». Зависимое слово «царская» выполняет роль определения, подчеркивая высокий качественный уровень «стрелки», на которую падает логическое ударение.

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 21 мая 2018 г. № С01­137/2018 оставлено в силе решение суда первой инстанции, согласно которому были признаны сходными до степени смешения товарные знаки «Муравей» и «Трудяга муравей», так как зависимое слово «трудяга» является естественной характеристикой «муравья».

Вместе с тем не могут сосуществовать товарные знаки «Красная шапочка» и «Уральская красная шапочка» или «Краснодарская красная шапочка», так как зависимые слова указывают только на географическую принадлежность «Красной шапочки» и не меняют содержание обозначения по существу.

Такой подход прослеживается и в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 7 июня 2021 г. № С01­345/2021, из которого следует, что президиум пришел к выводу о сходстве до степени смешения товарных знаков «Яблоко» и «Донское яблочко». Помимо указания на географическую принадлежность «яблока», президиум учел, что зависимое слово «Донское» выполнено менее выразительно. На том же основании постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 4 июня 2018 г. № С01­325/2018 по делу № СИП­539/2017 оставлено в силе решение суда первой инстанции, в соответствии с которым признаны сходными до степени смешения товарные знаки «Кипарис» и «крымский кипарис».

При экспертизе словесных обозначений, состоящих из двух слов, одно из которых является фантазийным и не связанным по смыслу со вторым словом, имеющим смысловое содержание, учитывается влияние каждого слова в отдельности. Наличие ранней регистрации фантазийного словесного товарного знака, тождественного с фантазийным словом в заявленном словосочетании, скорее всего будет служить основанием для вынесения решения экспертизы об отказе в государственной регистрации заявленного словосочетания для однородных товаров и услуг.

Например, при наличии ранее зарегистрированного словесного товарного знака «Олимпрус» будет вынесено решение об отказе в регистрации товарного знака «солнечный олимпрус». Объясняется такой подход экспертизы доминирующим влиянием фантазийного элемента «олимпрус» на вывод о сходстве до степени смешения со словосочетанием «солнечный олимпрус».

На основании перечисленного далеко не полного списка вариантов словосочетаний, содержащих два и более слов, можно сделать вывод о том, что при оценке степени сходства словесных обозначений определяющими будут два фактора: фонетический и семантический. Степень влияния каждого слова в словосочетаниях на содержание словесного обозначения является определяющей при выборе вида выносимого экспертного решения.