Статьи

Чем различаются патентоспособность и патентная чистота

Термины «патентоспособность» и «патентная чистота» зачастую путают, хотя это разные понятия.

Патентоспособность (англ. patentability) – это возможность получения какого-либо охранного документа (патента) на данный объект в одной или нескольких странах. Общепризнанно, что патент на изобретение, полезную модель, промышленный образец выдается только когда объект соответствует определенным критериям или условиям. Так, для изобретения такими условиями являются новизна, изобретательский уровень и промышленная применимость, для полезной модели – новизна и промышленная применимость, для промышленного образца – оригинальность и промышленная применимость. Если изобретение, полезная модель, промышленный образец, на которые испрашивается патент, соответствует вышеуказанным условиям, они называются патентоспособными, то есть способными к правовой охране.

Установленные в России условия патентоспособности для изобретений указаны в статье 1350 Гражданского Кодекса РФ (ГК РФ), для полезных моделей – в статье 1351 ГК РФ, для промышленных образцов – в статье 1352 ГК РФ.

В ряде случаев изобретатель начинает патентование решения без предварительной проверки его патентоспособности, надеясь на свои знания как специалиста о решениях, составляющих уровень техники, и он может не учесть известные технические решения, которые будут препятствовать патентованию, и в итоге столкнуться с риском отказа в выдаче патента или получить патент с узким объемом правовой охраны, который будет легко «обойти».

Условия патентоспособности изобретений, установленные в большинстве стран мира, достаточно унифицированы. Условиями патентоспособности изобретения являются новизна, изобретательский уровень и промышленная применимость. Для полезной модели исключается условие патентоспособности «изобретательский уровень». Условиями патентоспособности промышленного образца являются новизна и оригинальность.

В России федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности (Роспатент) в процессе экспертизы сначала устанавливает:
— относится ли в принципе проверяемый объект к объектам патентных прав (согласно статье 1349 ГК РФ),
— может ли он являться изобретением (согласно п. 5 ст. 1350 ГК РФ) или полезной моделью (согласно ст. 1351 ГК РФ), или промышленным образцом (согласно ст. 1352 ГК РФ), –
и затем проверяет его соответствие условиям патентоспособности.

Проверка патентоспособности заявленного технического решения включает исследование вопроса о том, соответствует ли заявленный объект всем требуемым по закону условиям. Иными словами, в ходе патентной экспертизы проверяют, соответствует ли условиям «промышленная применимость», «новизна», «изобретательский уровень» (применительно к промышленному образцу – «оригинальность») рассматриваемое решение.

Исследование по установлению патентоспособности решения позволяет перед подачей заявки в Роспатент оценить перспективы получения патента и объем правовой охраны, на который можно рассчитывать, чтобы правильно сформулировать признаки, характеризующие патентуемый объект, и получить максимально возможный объем правовой охраны.
Довольно часто можно услышать суждение о том, что наличие собственного патента обеспечивает патентообладателю право на использование запатентованной продукции на территории определённого государства и исключает возможность нарушения исключительных прав третьих лиц.

Это мнение неверно: наличие своего патента не гарантирует того, что при использовании технического решения владелец патента не будет нарушать исключительные права третьих лиц, поскольку одно техническое решение может подпадать под действие нескольких патентов, например, двух ближайших аналогов.

Для установления возможности нарушения чужих прав необходима проверка патентной чистоты.

Патентная чистота (англ. freedom-to-operate, FTO) — юридическое свойство объекта техники, состоящее в том, что он может быть использован в данной стране без нарушения на ее территории действующих исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности.

Использование (согласно п. 2 ст. 1358 ГК РФ) подразумевает под собой ввоз, применение, изготовление, хранение, продажу, предложение к продаже или реализацию способа. Следовательно, применительно к РФ, обладающими патентной чистотой называются такие объекты, которые не подпадают под действие патентов на изобретения, полезные модели или промышленные образцы, выданных уполномоченным патентным ведомством (Роспатентом) и имеющих силу на территории РФ. Кроме того, объекты не должны нарушать права на зарегистрированные товарные знаки, а также фирменные наименования и указания о происхождении товаров.

Проверка патентной чистоты дает ответ на вопрос: будут ли нарушаться исключительные права третьих лиц при введении в гражданский оборот рассматриваемого технического решения на территории определённого государства.

Исследование патентной чистоты включает следующие стадии.

  1. Выявление в проверяемом техническом решении объектов, подлежащих проверке на патентную чистоту. На этой стадии сложные технические решения разделяют на объекты, которые потенциально могут охраняться действующими патентами сами по себе. Например, даже такой простой объект, как цветной карандаш может включать в себя несколько запатентованных объектов: конструкция карандаша, материал грифеля, материал оправы и т.п.
  2. Проведение поиска релевантных патентов и других охранных документов, их изучение и анализ.
  3. Формирование отчета, в котором оценивается вероятность нарушения прав на чужие патенты и другие охранные документы, готовятся обоснованные выводы и рекомендации.

Исследование патентной чистоты – это кропотливое и нелинейное исследование, накладывающее на специалиста большую ответственность, поэтому далеко не все патентные фирмы берутся за такое исследование. И это понятно: в случае ошибки заказчик может понести существенные убытки, а проводившая исследование патентная фирма – большие репутационные потери.

Принципиальные отличия процедуры проверки патентоспособности и патентной чистоты показаны в таблице ниже.

Проверка патентоспособности Проверка патентной чистоты
Проверяемые объекты Новое техническое решение. Техническое решение, а также его составные части, которые могут охраняться действующими охранными документами третьих лиц.
Объем проверяемых документов Все доступные документы в мире. Только действующие охранные документы в выбранной стране.
Законодательство, которое учитывается при проверке Принимается во внимание законодательство РФ в отношении проверки патентоспособности Принимаются во внимание патентные законы, правила и судебная практика выбранной страны
Глубина поиска (лет) Не ограничивается сроком действия патентов Ограничивается сроком действия патентов в данной стране
Последствия ошибок и неточностей при проверке Ошибки и неточности зачастую устранимы на следующих этапах Ошибки и неточности могут привести к значительному материальному ущербу

Таким образом, исследования на патентоспособность и патентную чистоту отличаются друг от друга по методике и имеют разные цели:

  • исследование на патентоспособность отвечает на вопрос, соответствует ли техническое решение установленным условиям, которые необходимы для получения правовой охраны (можно ли получить патент);
  • исследование патентной чистоты дает ответ на вопрос, будут ли нарушаться исключительные права третьих лиц при введении в гражданский оборот технического решения на территории определённого государства (будут ли нарушены чужие права).

 

Если у Вас остались вопросы по теме или Вашему изобретению или полезной модели, на них будут рады ответить авторы статьи:

Александр Вилесов — заместитель начальника отдела изобретений, руководитель направления “Биотехнология, фармацевтика и медицина”, патентный поверенный РФ (специализация: изобретения и полезные модели); евразийский патентный поверенный.

Тел.: +7 495 685 9380, добавочный: 125. Email: vilesov@yus.legal

Вера Стукалова — заместитель начальника отдела изобретений, руководитель направления “Химия и химическая технология”, патентный поверенный РФ (специализация: изобретения и полезные модели, товарные знаки и знаки обслуживания), евразийский патентный поверенный.

Тел.: +7 495 685 9380, добавочный: 154. Email: stukalova@yus.legal