Соотношение однородности товаров и способности введения в заблуждение
Март, 2015
В соответствии с п.3 ст.1483 ГК РФ не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений ложных и способных ввести в заблуждение потребителя относительно источника происхождения товара.
Пункт 6 ст.1483 ограничивает регистрацию в качестве товарных заков обозначений, если они сходны с товарными знаками более раннего приоритета в отношении только однородных товаров. Очевидно, что при сравнении этих двух требований приоритет принадлежит п.3 ст.1483, т.к. если обозначение способно ввести в заблуждение потребителя, не имеет значения однородны товары или нет. До введения в действие четвертой части ГК РФ требование п.3 ст.1483 относилось к так называемым абсолютным основаниям, препятствующим регистрации товарного знака.
Отсутствие этого уточнения в действующем ГК РФ позволяет трактовать своеобразным образом требования ст.1483, например, сходство товарных знаков до степени смешения может привести к тому, что потребитель спутает производителя товаров на рынке и тем самым будет введен в заблуждение относительно источника происхождения товаров. Если это так, то все решения экспертизы, использующие аргументы в части сходства до степени смешения товарных знаков логически связаны со способностью введения в заблуждение потребителя. Но такая связь оправдана только для однородных товаров и услуг.
В случае неоднородных товаров могут быть зарегистрированы тождественные и сходные до степени смешения товарные знаки. В этой ситуации экспертиза не проводит проверку товарного знака по критериям тождества и сходства.
Тысячи тождественных и сходных до степени смешения товарных знаков зарегистрированы по неоднородным товарам и услугам и никого такие регистрации не вводят в заблуждение относительно источника происхождения товара.
Тогда возникает вопрос, в каких случаях тождественные или сходные до степени смешения товарные знаки, зарегистрированные по неоднородным товарам, могут вводить потребителя в заблуждение относительно источника произведенного товара.
Ответ на этот вопрос лежит в области, связанной со степенью известности товарного знака в среде потребителей. Можно обоснованно предположить, что всемирно известные товарные знаки, используемые на разных, в том числе неоднородных товарах, могут ввести потребителя в заблуждение относительно источника происхождения товара.
То есть степень известности товарного знака связана с правомерностью использования п.3 ст.1483, а рост его известности влечет за собой возрастание вероятности введения в заблуждение потребителя.
Логическим завершением процесса роста известности товарного знака является его общеизвестность.
Статус общеизвестности присваивается товарному знаку в соответствии со статьей 1508 ГК РФ, если в результате его интенсивного использования он приобретает широкую известность в РФ среди потребителей товаров.
Согласно п.3 ст.1508 ГК РФ правовая охрана общеизвестного товарного знака распространяется и на товары, неоднородные с теми, в отношении которых он признан общеизвестным, если существует опасность возникновения ложных ассоциаций у потребителя в отношении производителя товара.
Мировая практика в этом вопросе не уточняет, какого рода известность товарного знака (мировая или национальная) должна учитываться экспертизой или судами в стране, где возникает спор. Но предпочтение отдается понятию «известность» товарного знака для потребителей без уточнения географии этой известности. Безусловно, такой подход выгоден владельцам мировых брендов и, наверное, это справедливо, так как чаще всего наблюдаются случаи использования имиджа известного товарного знака для продвижения неоднородных товаров на рынке.
В качестве примера можно рассмотреть судьбу товарного знака «VACHERON CONSTANTIN», который был заявлен в отношении товаров 25 класса МКТУ российским производителем одежды и обуви в 2003 году.
Заявленное обозначение представляет собой фамилию и имя физического лица иностранного происхождения. Использование фамилий в качестве товарных знаков не запрещается законодательством РФ при условии, что:
- заявитель имеет непосредственное отношение к этой фамилии (фамилия Заявителя или делегирование права на использование от носителя фамилии Заявителю);
- фамилия приобрела различительную способность;
- фамилия не вводит потребителя в заблуждение.
При соответствии фамилии этим условиям она может быть зарегистрирована в качестве товарного знака. Если хотя бы одно из этих условий не выполняется, экспертиза вправе отказать в регистрации такой фамилии в качестве товарного знака. С учетом этих требований по упомянутой выше заявке было вынесено решение об отказе в регистрации.
Заявитель оспорил решение экспертизы в Палате по патентным спорам, которая отменила решение экспертизы и приняла решение о регистрации товарного знака в отношении товаров 25 класса МКТУ.
Иностранная компания «Вашерон энд Константин С.А.», владеющая одноименным товарным знаком, зарегистрированным по международной процедуре по 14 классу МКТУ (часы), обратилась в Роспатент в 2010г. с возражением против предоставления правовой охраны товарному знаку «VACHERON CONSTANTIN» на том основании, что при регистрации были нарушены требования п.3 ст.6 и п.п.1 и 3 ст.7 Закона о товарных знаках.
В этой связи следует отметить, то ссылка на п.1 статьи 7 Закона о товарных знаках лимитирована во времени, так как ст.28 того же Закона ограничивает срок оспаривания по п.1 ст.7 пятью годами с даты публикации сведений о регистрации товарного знака в официальном бюллетене.
Решением Роспатента (Палата по патентным спорам) в 2011 году было отказано в удовлетворении возражения против регистрации в связи с неоднородностью сравниваемых товаров: одежда и часы. Однако Роспатент не отразил в решении должным образом положения п.3 ст.6 Закона (возможность введения в заблуждение потребителя) и п.3 ст.7 Закона (согласие известного на дату подачи заявки лица или его наследника на использование фамилии).
Компания «Вашерон энд Константин С.А.» приступила к процедуре оспаривания решения Роспатента от 2011г. в Арбитражном суде. Все три инстанции Арбитражного судопроизводства поддержали решение Роспатента на основании неоднородности товаров (одежда и часы) в конфликтующих товарных знаках и отсутствии доказательств известности товарного знака истца применительно к товарам 25 класса на территории РФ.
Высший Арбитражный суд РФ (ВАС) пересмотрел в порядке надзора по обращению компании «Вашерон энд Константин С.А.» решение арбитражных судов.
ВАС учел известность компании «Вашерон энд Константин С.А.» как поставщика часов на территорию РФ с 1993г. На основании этого факта ВАС сделал вывод о том, что Российский производитель одежды на дату подачи заявки не мог не знать о производителе и поставщике швейцарских часов под одноименным товарным знаком на территорию РФ.
В равной степени этот вывод, по мнению ВАС, справедлив в отношении потребителей одежды, которые могли быть введены в заблуждение относительно источника товара, считая, что одежду производит известный на территории РФ производитель часов. Другими словами, регистрация товарного знака «VACHERON KONSTANTIN» по 25 классу МКТУ могла быть направлена на получение необоснованного преимущества за счет использования деловой репутации известного в РФ того же товарного знака на швейцарских часах.
Согласно ст.10 bis Парижской конвенции запрещаются все действия, способные вызвать смешение в отношении предприятий, выпускающих не обязательно однородную продукцию.
Наряду с этой нормой права ВАС сослался на ст.10 ГК РФ, которая не допускает действий, осуществляемых с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах.
На основании требований ст.10 bis Парижской конвенции и ст.10 ГК РФ ВАС отменил решения Арбитражных судов и обязал Роспатент аннулировать регистрацию товарного знака «VACHERON KONSTANTIN».
Решение ВАС в этом случае поддерживает приоритет возможности введения в заблуждение потребителя относительно производителя товаров перед учетом однородности товаров при регистрации тождественных или сходных товарных знаков.
Правомерность такого решения можно объяснить степенью известности товарного знака в среде потребителей.