Учет степени известности при экспертизе товарных знаков

В соответствии с положениями пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации не подлежат регистрации обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Обозначение считается сходным до степени смешения с товарным знаком, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Такая оценка представляет более сложную задачу, чем оценка тождественности, которая обусловлена полным совпадением всех присутствующих в них элементов.

Констатация тождественности и сходства до степени смешения влечет за собой одинаковые правовые последствия как в ходе экспертизы заявок на регистрацию товарных знаков в Роспатенте, так и в процессе вынесения судебных решений. Оценка степени сходства товарных знаков происходит с учетом однородности товаров и услуг (пункт 6 статьи 1483 ГК РФ). В то же время при оценке тождества и сходства экспертиза учитывает и уровень известности товарных знаков, используемых на товарах, в отношении которых у потребителя может создаваться представление об их происхождении из одного и того же источника или экономически связанных предприятий. В соответствии с разъяснениями Верховного Суда Российской Федерации, нашедшими отражение в пункте 162 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой ГК РФ», на известность влияют, в том числе, следующие факторы:

• продолжительность присутствия товарного знака на рынке,
• количество и качество товаров с этим товарным знаком,
• степень известности и узнаваемость товарного знака (также отражено в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 № 2979/06),
• категория товаров и их цена (также отражено в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 № 3691/06),
• наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим элементом.

При этом факт нарушения определяется наличием опасности смешения, а не реального смешения товарных знаков средним потребителем товаров, не обладающим специальными знаниями (определение Верховного Суда Российской Федерации от 27.06.2016 № 307-ЭС16-881).

Причину наблюдающихся расхождений во мнениях экспертов, судей и потребителей товаров и услуг, оценивающих степень сходства и известности товарного знака, можно объяснить различиями в их памяти, эрудиции, внимании, а также знании языков. В этом вопросе критерием истины является консолидированная точка зрения участников рыночных отношений – то есть обычных потребителей, – которая выглядит более предпочтительной, чем мнение эксперта или судьи.

Так как у эксперта на момент проведения экспертизы, как правило, отсутствует информация о консолидированном мнении потребителей, выносимое им решение зависит от уровня его подготовки, знаний и опыта. Объективность экспертной оценки известности и сходства обозначений может либо получить подтверждение на рынке в процессе сосуществования конфликтующих товарных знаков, либо нет. Те экспертные решения, которые приводят к конфликтным ситуациям, оспариваются заинтересованными лицами в Палате по патентным спорам Роспатента и в Суде по интеллектуальным правам. То есть национальное законодательство предусматривает возможность корректировки ошибочного прогноза экспертов Роспатента в части оценки сходства сравниваемых обозначений, поданных на регистрацию, и товарных знаков с учетом их известности в среде потребителей.

Очевидно, что изменение решений экспертизы Роспатента оборачивается существенными затратами времени и средств для участников конфликта. Их уменьшение зависит в первую очередь от качества первичной экспертизы товарных знаков, механизм которой в нашем случае может быть представлен в упрощенном виде в двухкоординатной системе.

 

Выявленные в результате поиска товарные знаки распределяются по горизонтальной оси сходства от крайней правой точки «тождественные» до крайней левой точки «несходные». По вертикальной оси указывается величина известности товарных знаков от значения «неизвестности» до значения «общеизвестности». Объективность экспертного решения зависит от результатов оценки степени сходства товарных знаков и степени их известности. Эти факторы оцениваются не изолированно друг от друга, а совместно, с учетом их взаимного влияния на окончательное экспертное решение. Чем выше степень сходства сравниваемых товарных знаков, тем очевиднее опасность смешения. Так, в деле[1]  № СИП-789/2021, в котором рассматривалось заявление о признании недействительным решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения по заявке на регистрацию в качестве товарного знака обозначения , которому экспертизой был противопоставлен товарный знак , Судом по интеллектуальным правам был сделан следующий вывод: «При этом следует учитывать, что наличие высокой степени сходства сравниваемых обозначений повышает опасность смешения и, соответственно, влияет на возможность расширения диапазона услуг, которые могут рассматриваться как однородные, поскольку за счет высокой степени сходства сравниваемых обозначений (близкой к тождественной), вероятность представлений потребителей о принадлежности сравниваемых услуг одному производителю усиливается».

И, наоборот, низкая степень сходства исключает опасность смешения в глазах потребителя. Например, в деле[2] № СИП-1198/2024, в котором рассматривалось заявление о признании недействительным решения Роспатента об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку  на основании его сходства до степени смешения с товарным знаком , Суд по интеллектуальным правам указал следующее: «Между тем, оценив сравниваемые товарные знаки с точки зрения рядового потребителя, принимая во внимание разъяснения, содержащиеся в пункте 162 Постановления № 10, судебная коллегия констатирует отсутствие вероятности смешения в гражданском обороте (с учетом крайне низкой степени сходства и даже с учетом высокой степени однородности услуг в конечном итоге опасность смешения в гражданском обороте отсутствует)».

В то же время высокая степень известности товарного знака может способствовать уменьшению вероятности регистрации сравниваемого с ним обозначения.

Распределение степени сходства и известности в плоскости двухкоординатной системы позволяет в упрощенном виде представить процесс сравнительного анализа при экспертизе товарных знаков. В нашем случае для его упрощения делается допущение, которое исключает влияние фактора однородности товаров и услуг – то есть изначально считается, что товары и услуги в перечнях сравниваемых товарных знаков однородны.

В секторе «А» располагается область, ограниченная с одной стороны несходными, а с другой – известными товарными знаками. По попавшим в нее обозначениям можно ожидать вынесение экспертных решений о регистрации, что объясняется тем, что несходные товарные знаки могут быть зарегистрированы при любой степени известности.

Нарастание степени сходства сравниваемых обозначений при постоянстве степени известности товарных знаков увеличивает вероятность отказа в их регистрации.

Одновременное нарастание степени сходства и уменьшение степени известности ведут к неопределенности при выборе экспертного решения, так как эти факторы влияют на него разнонаправленно.

В секторе «В» располагается область, ограниченная с одной стороны сходными, а с другой – известными товарными знаками. При тождестве с общеизвестными обозначениями выносится однозначное решение об отказе в регистрации товарного знака.

В соответствии с практикой экспертизы уменьшение степени сходства при постоянной величине известности снижает вероятность отказного решения. Однако при наличии документально доказанного факта известности и узнаваемости противопоставленного товарного знака административный орган и суд могут прийти к выводу о несоответствии заявленного обозначения требованиям пп. 2 п. 6 ст. 1483 ГК РФ ввиду имеющейся вероятности смешения. Так в деле[3] № СИП-674/2024, в котором рассматривалось заявление о признании недействительным решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 692564, мотивированного наличием сходства до степени смешения с товарными знаками , TUC FUN, , , , , , , Суд по интеллектуальным правам сделал следующий вывод: “Проведя сравнительный анализ спорного и противопоставленных товарных знаков, административный орган пришел к следующим выводам:

• о крайне низкой степени сходства ввиду совпадения согласных звуков и их расположения, несмотря на отличие гласной “А” и “У”;
• не подлежит применению семантический критерий, поскольку не установлено семантическое значение словесного элемента “TUC”;
• сопоставляемые словесные элементы не являются сходными по графическому критерию, так как слова являются короткими, состоят из трех букв, при этом лексемы двух букв из трех полностью отличаются своим начертанием.

С учетом изложенного, административный орган констатировал, что сопоставляемые товарные знаки являются в крайне низкой степени сходными друг с другом за счет незначительной степени фонетического сходства в отсутствие признаков семантического и графического сходства.

Административный орган также принял во внимание наличие у подателя возражения серии товарных знаков, при одновременном предоставлении правовой охраны всем противопоставляемым знакам в отношении товаров “печенья; крекеры”.

Роспатент подчеркнул, что представленными в материалы дела документами подтверждается приобретение противопоставленными товарными знаками известности и узнаваемости среди российских потребителей ввиду длительного присутствия товара (крекеры), маркированного обозначениями “TUC”, на российском рынке.

Резюмируя изложенное, административный орган признал наличие вероятности смешения сопоставляемых обозначений потребителями в отношении части товаров 30-го класса МКТУ для товаров “крекеры, печенья”, а также части товаров 30-го класса МКТУ, входящих в одну родовую группу с товарами “печенья; крекеры””.

Одновременное уменьшение степени известности и сходства увеличивает вероятность регистрации заявленных обозначений в качестве товарных знаков.

В секторе «С» располагается область, ограниченная с одной стороны сходными товарными знаками, а с другой – неизвестными. При тождестве сравниваемых обозначений выносится решение об отказе в регистрации товарных знаков вне зависимости от степени их известности.

Уменьшение степени сходства сравниваемых обозначений при отсутствии фактора известности товарных знаков снижает вероятность отказного решения в регистрации.

Одновременное уменьшение степени сходства и нарастание известности разнонаправленно влияют на экспертное решение, что в конечном итоге ведет к неопределенности при выборе решения об отказе или регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака. При этом, как было отмечено выше, документально доказанный факт известности противопоставленного товарного знака может явиться обстоятельством, влияющим на решение эксперта, и приводящим к отказу в государственной регистрации.

В секторе «Д» располагается область, ограниченная с одной стороны несходными, а с другой – неизвестными товарными знаками. При полном отсутствии сходства выносится решение о регистрации товарного знака вне зависимости от степени неизвестности товарных знаков.

Увеличение сходства обозначений также, как и увеличение фактора их известности ведут к снижению вероятности регистрации товарных знаков.

Вокруг точки пересечения осей располагается область неопределенности экспертных решений. Согласно многолетнему статистическому анализу Патентно-правовой фирмы «ЮС» она составляет от 5% до 10% от их общего числа.

Этим во многом объясняется причина, по которой экспертные решения из области неопределенности часто становятся объектами споров в Палате по патентным спорам Роспатента и суде. Зачастую они принимаются с определенными допущениями, что делает их уязвимыми для критики специалистов в области товарных знаков. Такие решения непонятны и правообладателям, которые пытаются оценить их правомерность с точки зрения «свежего взгляда» или «общего впечатления». Но в отличие от «специалистов», стоящих около этой проблемы, эксперты Роспатента обязаны выносить первичные решения и по таким обозначениям.

Эксперты Палаты по патентным спорам Роспатента, а в дальнейшем и судьи Суда по интеллектуальным правам при анализе правомерности первичного решения располагают дополнительными материалами, возникшими уже после, в частности вследствие практического использования результатов воздействия спорного решения на конфликтную правовую ситуацию на рынке. Их наличие позволяет сделать вывод о том, что каждое последующее решение, пересматривающее предыдущее, приближает участников спора к объективным реалиям рыночных отношений.

Необходимость принять окончательное решение для товарных знаков из области неопределенности является непростой задачей для всех участников процесса. То есть прогнозная оценка первичной экспертизы о степени сходства и известности может быть подтверждена рыночными отношениями, и тогда можно утверждать, что субъективное мнение эксперта первичной экспертизы подтвердилось объективной реальностью. В противном случае происходит экспертная ошибка в прогнозе, которая перечеркивается объективной реальностью рыночных отношений.

Таким образом, критерием истины служит консолидированная оценка степени сходства и известности конфликтующих обозначений участниками рыночных отношений, в первую очередь потребителями товаров и услуг. В этой ситуации максимально исключена предвзятость, так как на практике отсутствуют случаи, когда споры по сходству и известности инициировали потребители товаров и услуг – в отличие от производителей, которые конкурируют на рынке однородных товаров. Следовательно, количественные показатели социологических опросов могут быть использованы для вынесения окончательного решения по товарным знакам из области неопределенности.

Например, в решении Суда по интеллектуальным правам по делу[4] № СИП-827/2023 суд разъяснил следующее: «Суд учитывает, что общество еще на этапе экспертизы Роспатентом спорного обозначения представило Отчет Института Общественного Мнения “Анкетолог” о проведении опроса среди потребителей, направленного на оценку степени сходства спорного обозначения    с противопоставленными товарными знаками , , согласно которому 88,8% респондентов указывают на отсутствие сходства и только 0,8% опрошенных российских респондентов считают, что сравниваемые обозначения похожи друг на друга в целом.

При этом 71,6% опрошенных считают, что товары, маркированные сравниваемыми обозначениями, произведены разными, не связанными друг с другом компаниями.

Вместе с тем при сравнении спорного обозначения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству Российской Федерации № 569602 84,6% респондентов указывают на отсутствие и только 1,2% опрошенных указали на сходство сравниваемых обозначений, а 72,2% респондентов не оказались бы в ситуации смешения, поскольку уже сейчас считают, что товары (услуги), маркированные сравниваемыми обозначениями, произведены разными, не связанными друг с другом компаниями.

Судебная коллегия также соглашается с доводом общества о том, что обстоятельства, указанные Роспатентом в качестве основания для отказа в регистрации, не подтверждаются результатами социологического опроса, следовательно, отказ в регистрации в соответствующей части является незаконным».

В другом деле[5] № СИП-1239/2023 при рассмотрении заявления о признании недействительным решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения на решение об отказе в государственной регистрации в качестве товарного знака обозначения по заявке № 2021778394 по причине его сходства до степени смешения со знаками обслуживания , и товарными знаками , ВСЕГДА НА ВАШЕЙ СТОРОНЕ, судом были приняты представленные заявителем результаты социологического исследования, на основании которых он сделал следующий вывод: «Вместе с тем несмотря на однородность спорных товаров 9-го класса и услуг 35-го, 36-го, 37-го, 38-го, 41-го, 42-го классов МКТУ, с учетом крайне низкой степени сходства сравниваемых обозначений, а также обстоятельств общеизвестности сериеобразующего словесного элемента “Билайн”, включенного в спорное обозначение и образующего грамматически связанное словосочетание-слоган “Билайн на твоей стороне”, вероятность их смешения отсутствует.

Указанный вывод подтверждается и представленным заявителем социологическим исследованием, подготовленным Институтом социологии РАН, согласно которому в среднем 80-95% (применительно к каждому из противопоставленных товарных знаков данные разнятся в указанном диапазоне) потребителей не смешивают сравниваемые обозначения».

В деле[6] № СИП-169/2023, рассматривая заявление о признании недействительным решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения на решение об отказе в регистрации в качестве товарного знака обозначения    по заявке № 2021788320 по основаниям сходства до степени смешения в том числе с общеизвестным товарным знаком    по свидетельству № 200, суд сослался на правовую позицию, высказанную в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 № 3691/06, согласно которой при оценке угрозы смешения схожих обозначений данными, подтверждающими наличие такого смешения, могут быть результаты, полученные путем проведения социологического опроса, если как минимум 20% опрошенных потребителей не могут однозначно отличить сравниваемые обозначения, так как такой процент расценивается как внушительный и оказывающий влияние на продвижение товаров в определенном сегменте рынка. Поскольку в данном деле согласно результатам проведенного социологического исследования более 20% респондентов ответили, что обозначение  по заявке № 2021788320 и общеизвестный товарный знак № 200 производят сходное зрительное впечатление, суд пришел к заключению о том, что «…результаты социологических исследований подтверждают вывод Роспатента о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного общеизвестного товарного знака № 200, который образует серию товарных знаков с элементом «UAZ» и, как следствие, о наличии угрозы смешения потребителями товаров и услуг, введенных в гражданский оборот с использованием сравниваемых объектов».

Высшая степень известности – общеизвестность – предоставляет правообладателям широкие права: признание товарного знака общеизвестным по одному классу Международной классификации товаров и услуг гарантирует охрану по всем товарам, если существует и будет доказана потенциальная возможность смешения обозначений в сознании потребителя. Эксперты всех уровней учитывают фактор общеизвестности товарного знака при оценке сходства и выносят решения, используя в качестве основания наличие опасности введения потребителя в заблуждение относительно происхождения товара или услуги. Об этом свидетельствует, в том числе, позиция Роспатента и Суда по интеллектуальным правам, выраженная в решении Суда по интеллектуальным правам от 14 февраля 2024 года по делу № СИП-179/2023, принятого по результатам пересмотра в кассационной инстанции. В указанном деле судом были даны следующие разъяснения: “Судебная коллегия пришла к выводу, что при принятии оспариваемого решения от 09.12.2022 Роспатент правомерно установил, что с учетом вышеуказанных положений пункта 6 статьи 1483 ГК РФ и статьи 1508 ГК РФ регистрация заявленного обозначения будет являться нарушением исключительного права на общеизвестный товарный знак по свидетельству № 73… При новом рассмотрении дела административный орган в своих письменных пояснениях также ссылается на то, что данный вывод Роспатента обоснованно мотивирован высокой степенью сходства сравниваемых обозначений (о чем президиум Суда по интеллектуальным правам, указал в постановлении от 30.10.2023 на странице 12 данного постановления), высокой степенью различительной способности противопоставленного общеизвестного товарного знака, в силу его широкой известности, а также регистрацией заявленного обозначения в отношении сопутствующих товаров. Судебная коллегия соглашается с доводом Роспатента о том, что покупка алкогольной продукции, как правило, сопровождается приобретением безалкогольных напитков, то есть приобретением российскими потребителями таких сопутствующих товаров. В силу этого, Роспатент пришел к правомерному выводу о том, что предоставление правовой охраны обозначению по заявке № 2021710492 в отношении товаров 32-го класса МКТУ способно вызвать у российских потребителей ассоциации с обладателем исключительного права на общеизвестный товарный знак, в силу чего будет являться нарушением исключительного права на данный товарный знак».

Такие действия направлены на исключение возможной эксплуатации имиджа широко известного товарного знака за счет использования сходного с ним обозначения конкурента с целью получения необоснованного конкурентного преимущества.

Таким образом, во избежание потенциальных конфликтов с правообладателями охраняемых на территории России товарных знаков целесообразно с должной степенью внимательности относиться к выбору обозначений, планируемых к использованию в коммерческой деятельности.

[1] Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 25 апреля 2022 г. № С01-292/2022 по делу № СИП-789/2021.

[2] Решение Суда по интеллектуальным правам от 23 апреля 2025 г. по делу № СИП-1198/2024.

[3] Решение Суда по интеллектуальным правам от 13 ноября 2024 г. по делу № СИП-674/2024.

[4] Решение Суда по интеллектуальным правам от 20 ноября 2023 г. по делу № СИП-827/2023, оставленное в силе кассационным постановлением от 10 апреля 2024 г.

[5] Решение Суда по интеллектуальным правам от 02 апреля 2024 г. по делу № СИП-1239/2023, оставленное в силе кассационным постановлением от 29 июля 2024 г.

[6] Решение Суда по интеллектуальным правам от 17 августа 2023 года по делу № СИП-169/2023, оставленным в силе кассационным постановлением от 14 декабря 2023 г.